实务：宣告专利权无效的基本思路（上）

来源：互联网发布：bim软件怎么下载编辑：程序博客网时间：2024/04/29 20:59

专利代理人考试中实务是最难的部分，它需要对审查指南第二章、第四章全面理解，而且需要读的材料很多，陷阱也容易淹没在文字中不易发现，所以本人编写系列博客帮助大家梳理思路。

以下思路主要针对根据无效请求修改权利要求书以及进行意见陈述：这里把考试者假想成专利权人，而非无效宣告请求人，主要是基于考试的考量；因为实务考试主要还是考察写权利要求和回答问题，如果把考试者假象成无效宣告请求人，则其后问题必然变成“如果你是专利权人，如何撰写权利要求”，所以当前设想情况考试的概率更大，而后一种思路会在《实务：宣告专利权无效的基本思路（下）》中论述，同时，本文还需参考前博文《实务：撰写权利要求的基本思路》。

1. 读题：一般而言，题目分两种：写权利要求和回答问题。

2. 找到所有文件，包括授权专利的权利要求书，说明书，无效宣告请求的意见陈述书（以下简称无效陈述书），对比文件，不能有遗漏。

3. 分析对比文件：

见到对比文件，不要上来先读内容，而是要区分对比文件属于现有技术还是抵触申请：需要注意现有技术既能用于评价新颖性，也能用于评价创造性，而抵触申请只能用于评价新颖性。此部分详见前博文《实务：撰写权利要求的基本思路》。

4. 通读授权专利的权利要求书，说明书，对比文件，和无效陈述书，将无效陈述书的理由划出。

5. 分析无效陈述书的理由。

根据细则65，只有以下理由可以用于无效，并且有可能考到：

- 法2：发明保护产品、方法；实用新型保护产品形状、构造或者其结合。

- 法22：新颖性，创造性，实用性

- 法26.4：权利要求书，清楚、简要

- 细则20.2：独立权利要求整体反应技术方案，记载必要技术特征

其实还包括以下理由，但是考试的可能性不大：

- 法20.1：未经过保密审查，向外国申请专利（这个实际中很有用，但是考试没办法考）

- 法26.3：说明书不清楚，公开不充分（这个技术性太强，没办法考）

- 法33：修改超范围（这个技术性太强，没办法考）

- 细则43.1：分案修改超范围（这个技术性太强，没办法考）

- 法5、法25：牛鬼蛇神专利，这个太重口味了，应该不会在撰写中出现吧。

此处应当注意：不满足单一性的权利要求，不能作为无效理由。

6. 理由和证据的期限：

请求人在无效请求日起一个月内增加的理由有效，超出的不予考虑，以下例外：

- 针对专利权人以合并方式修改权利要求的，在在制定期限内补充理由；（注意，此处只有合并，以删除权利要求、技术方案方式修改，不可增加理由。）

- 对明显的证据与理由不对应的变更。（这个很难考）。

请求人在无效请求日起一个月内增加的证据有效，超出的不予考虑，以下例外：

- 合并修改（注意，此处只有合并，以删除权利要求、技术方案方式修改，不可增加证据）

- 公知常识，证据法定形式。

总结来说，如果没有合并修改权利要求，超过一个月的理由和证据是不予考虑的，然后，没有证据支撑的理由是站不住的，去掉。

但是，能考的有两个例外：

- 合并修改，指定期限内增加的理由和证据，可以。

- 无论哪种情况，补充公知常识的证据，有效。

7. 根据证据分析理由是否成立：

需要鉴别对比文件的理由和证据：

- 新颖性：查看对比文件的公开日期，与本申请的申请日（优先权日）对比，所有现有技术和抵触申请都包括在内。（注意，单一对比文件加管惯用术手段直接置换，是没有新颖性）

- 创造性：查看对比文件的公开日期，与本申请的申请日（优先权日）对比，仅包括现有技术，不包括抵触申请。

其他的理由都不需要对比文件，就可以判断。

没有证据的理由，是不能成立的。

8. 修改权利要求：

注意，无效中不能修改说明书，所以说明书中的任何修改都是灾难，所以不会考：）

修改权利要求的方式仅包括：

- 删除权利要求

- 删除技术方案

- 在改动独立权利要求的情况下，合并两个无从属关系但都从属于该独立权利要求的从属权利要求。

9. 答意见陈述书，其实就是答问题。